Выбор названия для бизнеса - возможные риски

[advisory service]

Выбирая название для бизнеса необходимо учитывать, что законом устанавливается правовая охрана средств индивидуализации. К таким средствам относятся:

 

              1. Фирменное наименование - это собственно название юридического лица, которое содержится в ЕГРЮЛ, т.е. это только организации, индивидуальные предприниматели его иметь не могут. (ст. 1473 ГК РФ  юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица).

              Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".
               Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
              Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки (ст. 1474 ГК РФ).

 

            3. Коммерческое обозначение - название, которое и организации и индивидуальные предприниматели могут использовать  для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий. Данные названия не включаются в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ЕГРИП), т.е. они нигде не регистрируются. По сути это фактические названия бизнеса, которые размещается на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

           Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Лицо, нарушившее данные правила, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.
 

           3. Товарный знак (знак обслуживания), он же в просторечии "бренд". Товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ).
           Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании. Правила, предусмотренные ГК РФ о товарных знаках, соответственно применяются к такому средству индивидуализации, как знак обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ).

          Государственная регистрация товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). На товарный знак выдается свидетельство.
          Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования и распоряжения товарным знаком (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

       

          За незаконное использование средств индивидуализации установлена гражданско правовая ответственность в виде взыскания убытков или выплаты компенсации, в частности в  размерах, установленных ст. 1515 ГК РФ, например от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

          За незаконное использование именно товарного знака, также предусмотрена административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и даже уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ).

 

        Таким образом перед выбором названия своего дела советуем первое - проверить обозначение по реестру товарных знаков, затем изучить рынок в интересующей местности на использования коммерческих обозначений по таким же видам деятельности, затем проверить слова по ЕГРЮЛ. Только потом принимать решение, т.к. такого рода споры и судебная практика по ним обширная и распространенная. 

 

[amd19]

хм..... название  обычно занимает ум начинающего бизнесмена.. Он плохо спит, плохо ест , прситает с вопросам ик жене, детям, теще ...Даже  на инетбизнесфорумах задается вопросом...Ибо только начинающий думает что кафе "У Елены" не очень звучит. А вот если его наречь " Хот-доги от  Петровича" то шанс стать успешным очень высок. И догнать , а к  8 марта и обогнать "МД" на внутреннем рынке вполне себе возможно....

[Milasty]

Название часто зависит от свободного домена. Что бы найти короткое, запоминающее и к тому же свободное  название для домена, а значит и для компании , нужно хорошо поломать голову.

[Leon321]

1 минуту назад, Milasty сказал:

Название часто зависит от свободного домена. Что бы найти короткое, запоминающее и к тому же свободное  название для домена, а значит и для компании , нужно хорошо поломать голову.

 

Хорошо бы еще, чтобы домен имел хороший потенциал для роста в поисковиках. 

[Milasty]

1 минуту назад, Leon321 сказал:

Хорошо бы еще, чтобы домен имел хороший потенциал для роста в поисковиках. 

Каким образом набор букв в названии влияет на поиск?

[Leon321]

1 минуту назад, Milasty сказал:

Каким образом набор букв в названии влияет на поиск?

 

Сильно влияет. 

Например если слово общеупотребляемое и имеет десятки тысяч запросов (что можно посмотреть через ЯндексВордстат), то при всех равных, можно получить пару тысяч клиентов просто из-за хорошего названия :-)

 

[Milasty]

6 минут назад, Leon321 сказал:

Сильно влияет. 

Например если слово общеупотребляемое и имеет десятки тысяч запросов (что можно посмотреть через ЯндексВордстат), то при всех равных, можно получить пару тысяч клиентов просто из-за хорошего названия :-)

 

Вы внимательно прочитали мой пост? Тогда подскажите секрет как найти общеупотребляемое, имеющее десятки тысяч запросов и вдруг СВОБОДНОЕ?

[Leon321]

1 минуту назад, Milasty сказал:

Вы внимательно прочитали мой пост? Тогда подскажите секрет как найти общеупотребляемое, имеющее десятки тысяч запросов и вдруг СВОБОДНОЕ?

 

Под какую тему надо?

[VikkiDelling]

1 час назад, amd19 сказал:

м..... название  обычно занимает ум начинающего бизнесмена.. Он плохо спит, плохо ест , прситает с вопросам ик жене, детям, теще ...Даже  на инетбизнесфорумах задается вопросом...Ибо только начинающий думает что кафе "У Елены" не очень звучит. А вот если его наречь " Хот-доги от  Петровича" то шанс стать успешным очень высок. И догнать , а к  8 марта и обогнать "МД" на внутреннем рынке вполне себе возможно....

 

Ну как посмотреть. Я свою фирму назвала первым попавшимся названием. Тогда это было не так важно: меня больше волновал потенциальный спрос на услуги, основное направление услуг и содержание нежели форма.  А мне это название нравится всё меньше и меньше уже. Даже раздражает  А клиентская база набралась существенная, и уже в кругах моей ЦА моё имя известно.  Думаю оставить домен и слегка поменять само название типа "ребрендинг". Поэтому к выбору названия надо подходить так, чтобы оно хотя бы чуть продумано было.  Если "не звучит", то выбирать другое. 

[nomenix]

33 минуты назад, Leon321 сказал:

Например если слово общеупотребляемое и имеет десятки тысяч запросов (что можно посмотреть через ЯндексВордстат), то при всех равных, можно получить пару тысяч клиентов просто из-за хорошего названия :-)

Кгм.. а здесь нет шанса получить постоянную seo-войну с конкурирующими продуктами, магазинами, услугами и т.п., когда уже свои клиенты по тому же объявлению или по памяти пытаются ввести запрос и попадают на чужие ресурсы из-за популярности ключевых слов или опечатки случайной? Этот риск тогда нужно чем-то компенсировать, возможно, добавлением узкоспециального слова... однозначного логотипа или еще чего-то такого?

[Leon321]

2 минуты назад, nomenix сказал:

Кгм.. а здесь нет шанса получить постоянную seo-войну с конкурирующими продуктами, магазинами, услугами и т.п., когда уже свои клиенты по тому же объявлению или по памяти пытаются ввести запрос и попадают на чужие ресурсы из-за популярности ключевых слов или опечатки случайной? Этот риск тогда нужно чем-то компенсировать, возможно, добавлением узкоспециального слова... однозначного логотипа или еще чего-то такого?

 

Можно получить, но я бы не стал называть это словом война.  Если всё законно, без нарушений, то проблем не будет. Опять же могут попробовать выкупить этот домен. 

 

[nomenix]

3 минуты назад, Leon321 сказал:

Опять же могут попробовать выкупить этот домен. 

ммм... получается, что есть влияние еще и на безопасность? Ведь кроме выкупа могут еще и иначе злодействовать, например, атаковать богатый трафик каким-нибудь вредоносным редиректом и т.п. вирусней. Значит CMS и прочую инфраструктуру нужно выбирать среди более безопасных вариантов, регистратора проверенного и все прочие подстраховки. Выглядит это вполне логично - домен несет дополнительную ценность, которая может заинтересовать многих.

[Leon321]

4 минуты назад, nomenix сказал:

ммм... получается, что есть влияние еще и на безопасность? Ведь кроме выкупа могут еще и иначе злодействовать, например, атаковать богатый трафик каким-нибудь вредоносным редиректом и т.п. вирусней. Значит CMS и прочую инфраструктуру нужно выбирать среди более безопасных вариантов, регистратора проверенного и все прочие подстраховки. Выглядит это вполне логично - домен несет дополнительную ценность, которая может заинтересовать многих.

 

Да, Вы верно размышляете. Всё это может иметь место 

 

[advisory service]

43 минуты назад, nomenix сказал:

ммм... получается, что есть влияние еще и на безопасность? Ведь кроме выкупа могут еще и иначе злодействовать, например, атаковать богатый трафик каким-нибудь вредоносным редиректом и т.п. вирусней. Значит CMS и прочую инфраструктуру нужно выбирать среди более безопасных вариантов, регистратора проверенного и все прочие подстраховки. Выглядит это вполне логично - домен несет дополнительную ценность, которая может заинтересовать многих.

 

есть еще момент - если предварительно не проверить и просто выбрать доменное имя, создать сайт, вложиться в его раскрутку и вообще начать как таковую работу (продажи, услуги и т.д.), потом  можно получить сначала досудебную претензию о выплате компенсации за то, что ваш домен совпадает до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по тем же классам МКТУ, что и ваша деятельность (однородные товары и услуги) и прекращении его использования в принципе. Потом спор в арбитраже и - решение суда о выплате компенсации и запрете использовать доменное имя. Как результат - остановка раскрученного направления... и начатого проекта.

 

Судебная практика обширная и стабильна в пользу правообладателей товарных знаков. Причем речь именно о совпадении до степени смешения в глазах простого потребителя, т.е. поменяв две буквы в слове или фразе уйти от таких последствий не получиться...

[nomenix]

17 минут назад, advisory service сказал:

совпадает до степени смешения

Ясно, спасибо. Я так понимаю, что назначается лингвистическая экспертиза. Характер и степень смешения где-то конкретизируется или же свою лепту вносят и уже существующие прецеденты? Например, известная маркетинговая мимикрия в надежде, что покупатель перепутает бренды: берем Domestos, добавляем чуть-чуть мятного ароматизатора, меняем на Domenthа, объясняя сочетание дом + ментол т.к. там содержится мята и на латыни она Mentha piperita, а средство предназначено для ухода за домом.

[advisory service]

все намного проще, в судебном разбирательстве как раз таки экспертиза не должна проводится. Суд определяет наличие или отсутствие сходства до степени смешения именно с позиции  рядового потребителя, т.е. никакие лингвистические и прочие вещи не используются. По совокупности имеющейся информации определяется - может ли простой гражданин- клиент в заданных обстоятельствах и условиях перепутать о подумать, что он приобретает товар как раз того самого "бренда" (владельца товарного знака). Другими словами внешне слова могут отличаться, причем существенно, но опять же по совокупности обстоятельств у потребителя возникает даже не просто устойчивая ассоциация с брендом и он воспринимает сайт, как сайт принадлежащий правообладателю исходного товарного знака.

 

"Вместе с тем вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления." (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации")

[nomenix]

1 час назад, advisory service сказал:

все намного проще,

Спасибо большое, я ознакомился с документом.

Как я понимаю,

Цитата

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

 

С другой стороны, в части оценки самой вероятности смешения

Цитата

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства

усматривается сочетание субъективных и объективных характеристик:

Цитата

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены)
степень известности, узнаваемости товарного знака;

 

Само по себе сходство получается несколько отвязанным от вероятности смешения, на что прямо указывает:

Цитата

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

 

Выходит, что "исходя из" здесь используется в контексте "исходя из и других обстоятельств". Сразу бросается в глаза, что степень известности в принципе способна повлиять на степень внимательности, например, если по телевизору\сети постоянно идет реклама бренда. С другой стороны, 

Цитата

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Последнее ограничение выглядит не совсем ясным, игнорирует ли она полностью взаимосвязь некоторых обстоятельств, что выглядит странно или же имеет цель предотвратить какую-то манипуляцию со стороны защиты.
 

Резюмируя, Вы не подскажете, среди набора адвокатских стратегий под эту норму какая-нибудь используется в делах чаще или реже? Все выглядит так, будто бы в норме упрощено установление сходства, а вот вероятность смешения более абстрактна и комплексна. Для адвоката выглядит логичным концентрироваться именно на "иных обстоятельствах" и более сложном установлении вероятности смешения. Возможно, в ином случае для оценки того же влияния на внимательность можно ходатайствовать о назначении экспертизы, поскольку этот вопрос не сходства, а определения степени влияния обстоятельства на другое обстоятельство или же, как вариант, на оценку достоверности доказательства в случае того же опроса покупателей, что не подпадает под ограничение отсутствия эксперта, поскольку вопрос о сходстве не ставится?

[advisory service]

в качестве примера приведу выдержки из свежей судебной практики Решение от 27 февраля 2020 г. по делу № А55-23131/2018

 

               "Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Скрипнику Александру Константиновичу о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменное имя , а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 руб., а также о признании порочащими деловую репутацию истца сведений, опубликованных на сайте ответчика (с учетом принятых судом уточнений иска).

                 Как следует из материалов дела, Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) (далее - истец) является правообладателем охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков ECOLAB по международной регистрации № 1005780, ECOLAB по международной № и ЕСОLAВ по международной регистрации № 1008102

 

"Судом установлено, что доменное имя включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарным знакам истца, в сочетании с более слабым словом «healthcare», которое означает в переводе с английского языка «здравоохранение», или «медицинские услуги», то есть одна из областей деятельности, в которой истец осуществляет свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг. Таким образом, используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании.

               Товарные знаки также используются ответчиком в адресах электронной почты, указанных на вебсайте: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].
Доменное имя идентифицирует соответствующий веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, на котором изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца, под наименованием Mobilette, а также лейбл упаковки продукции с нанесенным товарным знаком , что подтверждается нотариальным протоколом осмотра соответствующего веб-сайта. Таким образом, на веб-сайте размещена информация о товарах , в отношении которых товарные знаки зарегистрированы. При этом ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков , в том числе в доменном имени или на веб-сайте.
                 Администрирование, то есть фактическое поддержание доменного имени в рабочем состоянии путем взаимодействия с регистратором доменного имени , а также использование доменного имени путем размещения на нем веб-сайта, является нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование.
                  По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака , но и сходного с ним до степени смешения обозначения. При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133)."

 

(полный текст здесь https://sudact.ru/arbitral/doc/Mff4cB3cYA6w/?arbitral-txt=доменное+имя+товарный+знак&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1603865718801&snippet_pos=4090#snippet).

 

[nomenix]

8 часов назад, advisory service сказал:

в качестве примера приведу выдержки из свежей судебной практики

Спасибо, для случая использования части товарного знака в доменном имени - поучительная история) Насколько я понял, суд не рассматривал распространенность приставки "эко" и части слова "лаб" как лаборатория: экомагазин, экосайт, экотележка и т.п., а заключение о смешение принималось без каких-либо дополнительных обстоятельств.

Позиция суда в отношении определения степени смешения

Цитата

Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

опирается на письмо ВАС, вероятно п. 13., которое в свою очередь опирается на Приказ Роспатента 2003 г, что выглядит...кгм... странным. Иск рассматривался в 2020, постановление пленума в комментах выше было принято в 2019. Не в курсе особенностей юридической силы Вашего законодательства, но постановление пленума 2019 г. (если оно, конечно же, действует) по логике вещей имеет большую юридическую силу по отношении с приказом или письмом, поскольку хотя приказ относится к органу, имеющему специальные полномочия, но постановление толкует определение смешения более широко и комплексно, что вызывает между ними определенную коллизию. Такое сужение определения степени смешения без учета иных обстоятельств выглядит как ухудшение положения ответчика. Или же постановление не вступило в силу\отменено\ не распространяет свое действие на иск и т.п., тогда другой вопрос или же я где-то что-то упустил из-за невнимательности.
 

Еще непонятно, находит ли в делах отражение особенность транслитерации имени прежнего владельца ЭкоЛаб на английское доменное имя ecolab, которое обуславливается техническими требованиями к доменному имени, когда как американское и русское название получаются неравноценными. Ведь получается, что при регистрации ЭкоЛаб должна же тоже возникнуть ситуация злоупотребления товарным знаком ECOLAB. Не в курсе международных норм, но такую ситуацию можно попытаться расширить до созвучности любого языка, имеющего распространенные приставки или слова. Тогда непонятно, как проверить доменное имя на предмет сходства с существующим товарным знаком. Две буквы сходство, а три, а четыре... Например, ЭкоЛаб в случае соединительной буквы "о", характерной для русского языка превращается в экономическое, в отличие от экологическое и т.п.
 

Учитывая, что постановления пленума дополняет определение степени смешения множеством нюансов, то, вероятно, у этого дела есть определенный потенциал. Например, суд отразил наличие слабого слова:

Цитата

Судом установлено, что доменное имя включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарным знакам истца, в сочетании с более слабым словом «healthcare», которое означает в переводе с английского языка «здравоохранение», или «медицинские услуги», то есть одна из областей деятельности, в которой истец осуществляет свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг. Таким образом, используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании.

Но здесь вводится зависимость от области деятельности и перевода, потребитель же используется в смысле "любой потребитель", среди которых будут разные языковые группы, те, кто знаком с деятельностью истца и нет. Имеет место расширение объема понятия потребителя и плавного превращение неоцененной вероятности в утверждение. Но это не modus ponens: нельзя сказать, что если доменное имя является сходным, то оно всегда вводит в заблуждение, модус не допускает вероятности и такой условно-категорический силлогизм не является достоверным, использовать утверждение основания к утверждению следствия нельзя. Следовательно, вопрос можно преобразовать, например, к: существует ли часть потребителей определенного типа, которая в некоторых условиях полагает, что указанное в определенном контексте доменное имя принадлежит определенному истцу" и т.п.
 

В дальнейшем складывается впечатление, что вся позиция суда базируется на презумпции виновности ответчика, даже скорее из-за попыток защиты перенести ответственность на бывшего владельца домена, как видим, это была такой себе затеей. Так понимаю, они уже видели, что сходство установлено и просто пытались занизить себе исковые требования, с другой стороны, это же скорее всего и позволило суду так хорошо обосновать решение. Но случай в любом случае поучительный)

Спасибо за пример, было интересным порассуждать над ним)